中银解读|电子烟专利战之美国“337调查”
2021年10月4日，深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）向美国国际贸易委员会（ITC）提出“337调查”申请，申请号为337-TA-1286。该申请针对的是：美国、加拿大、中国香港共38家企业及个人在美国的相关进口、销售行为涉嫌侵犯麦克韦尔在美国享有的与其电子烟产品相关的专利权、商标权；这些被申请人包括Bold、Hanna、710、AEG、A&A、DC、HW、IVG等。同时，麦克韦尔还向ITC申请向侵权主体作出有限排除令（Limited Exclusive Orders）和禁止令(Cease and Desist Orders)。
“337调查”
“337调查”指的是美国《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第1337节规定的调查程序，该程序针对以下两种行为：
“（1）通过不正当竞争的方式或不公平的行为将产品进口到美国，或产品的所有权人、进口商、承销商以及上述代理人通过不公平的方式在美国市场上销售该产品，并对美国相关产业造成实质破坏或严重损害，或阻碍美国相关产业的建立，或压制、操纵美国的商业和贸易；
（2）侵犯美国有效且应于法律保护的专利权，或侵犯根据或采取有效且应予法律保护的美国专利所采取的方法制造、生产、加工或开采的产品，同时与该专利产品相关的产业在美国存在或正在建立。”[ 《美国337调查程序详解与实务指南》，总第一版，国家海外知识产权纠纷应对指导中心，2021年12月17日。]
禁止令与排除令
“337调查”向权利人提供两种救济措施，一种是禁止令(Cease and Desist Orders)，实际效果是责令被告停止进口、销售、推销、宣传、分销、转让以及招揽美国代理商或经销商购买侵权产品及其部件。
另一种是排除令（Exclusion Orders），实际效果是排除被告生产或销售的特定侵权产品进入美国。[ 《美国337调查程序详解与实务指南》，总第一版，国家海外知识产权纠纷应对指导中心，2021年12月17日。]
本案，麦克韦尔所申请的是有限排除令（Limited Exclusion Orders），该排除令仅针对特定侵权产品（即电子烟产品）。
救济措施的执行
与一般知识产权侵权诉讼案件不同，“337调查”中的救济措施由ITC通过联邦法院或美国海关执行，无需当事人申请强制执行。
禁止令由联邦法院执行，即由联邦法院依据禁止令，责令特定主体停止进行有关侵权产品的进口、销售、推销等行为。但禁止令并不能禁止被告的出口行为，被告仍可将侵权产品出口至美国境外地区。
而排除令则由海关机构执行，即由海关机构依据排除令拒绝侵权产品进口美国境内。但对于进口方而言，其还能向海关提出申请，请求认定特定货物不属于排除令所指涉的侵权产品，以此避免被拒绝进口。
本次调查涉及3项专利及1项商标。分别为：US10357623B2号“雾化器及使用该雾化器的电子烟”（Atomizer and electronic cigarette using the same）、US10791763B2号“一种防止储液器内空气导致漏液的雾化器及具有该雾化器的电子烟”（Atomizer capable of preventing liquid leakage caused by air inside a liquid reservoir and electronic cigarette with the same）、US10791762B2号“电子烟及其雾化组件的制造方法”（Electronic cigarette and method for manufacturing atomizing assembly thereof）；第5633050号“CCELL”商标。
申请人麦克韦尔的上述部分专利在国内具有同族专利。US10791763B2号中国同族专利为CN207084113U号实用新型专利“一种用于电子烟的雾化器以及具有该雾化器的电子烟。US10357623B2号中国同族专利包括CN101606758A“电子烟”、CN101878958A“电子烟的雾化器”两个发明专利。
（US10791762B2号专利）
上述专利均牵涉到了电子烟的结构、雾化器的制造方法、雾化原理等关键技术。而本次调查，ITC投票决定调查范围包括为“特定油烟弹和组件及其下游产品”（Certain Oil-Vaping Cartridges, Components Thereof, and Products Containing the Same）。
（US10357623B2号专利）
（US10791763B2号专利）
（第5633050号商标）
目前全球最大的电子烟市场在美国，麦克韦尔是首个在电子烟领域作为申请人主动启动“337调查”程序的中国企业。本次337调查中麦克韦尔所申请的是有限排除令（Limited Exclusive Orders），如被调查企业经调查侵权成立，被控企业的侵权产品不但禁止在美国销售，还不得从海外进口到美国。麦克韦尔可以借此挥动“专利大棒”抢占全球最大电子烟市场。任何一个意图进入美国电子烟市场的企业，要么通过自主研发绕开麦克韦尔的雾化核心专利；要么获得麦克韦尔的授权许可并支付许可费用。在商业逻辑上，通过专利战争使得客户不敢向同行业竞争对手下单采购，同样能够起到打击竞争对手、压缩其市场份额的目的。麦克韦尔下一步是否会以专利权直接指向国内同行业竞争对手，有待观察。
根据本所律师向业内人士了解，本次麦克韦尔的通过陶瓷雾化芯加热产生雾化效果的专利已经被普遍运用于电子烟，特别是CBD领域，因此规避的难度较高。目前而言，另一条可采取的技术规避路线是超声雾化（即通过高频震动产生雾化效果），但该技术难度较大，除了深圳华诚达、湖南嘉业达等长期从事陶瓷材料技术研发的公司外，其他企业如采取该项技术可能会面临较高的技术壁垒。此外，相比加热雾化，市场少部分以超声雾化芯制作的电子烟产品，被普遍反映雾化量的烟量较小。但超声雾化的优势在于，雾化温度较低，且在保留液体活性成分上具有天然优势。
相信本次“337调查”对市场的下一步引发方向将有重大影响，超声雾化的研发将会被更多的电子烟企业提上日程。
当年手机专利大战时，中国企业几乎处于被动挨打的局面，主动权基本在外国公司手中。现在，电子烟作为可能替代传统烟草的新一代烟草产品，具有巨大的市场消费潜力，麦克韦尔主动依据专利权、商标权发起“337调查”，体现中国企业的科技实力在上升，这对于其他同行业电子烟企业来说，既是危，也是机。与手机核心专利相比，雾化芯的研发难度难度较小。此外，对长期从事陶瓷材料研发的企业而言，这也是参与雾化芯研发的重大机遇。
（以上涉及的专利文件可以通过电子邮箱向本所律师索取lawyerlaicq@163.com）
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